Gebühren des Patentanwalts bei außergerichtlicher Abmahnung

Double the pleasure?

von Til Pörksen, Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht

11.08.2011

Im Rahmen von markenrechtlichen Abmahnungen ist häufig anzutreffen, dass die tätigwerdende Kanzlei nicht nur einen Rechtsanwalt einsetzt. Zusätzlich wird in der Abmahnung (häufig pauschal) auf die Mitwirkung eines Patentanwaltes verwiesen. Dies führte in der Praxis wiederum dazu, dass im Rahmen der Gebührenforderung nicht nur die Gebühren des Rechtsanwalts, sondern auch diejenigen des Patentanwaltes geltend gemacht werden. Aufgrund der regelmäßig hohen Streitwerte im Markenrecht konnte dies zu einer erhebliche Belastung des Abgemahnten führen.

 

Dieses Vorgehen wurde von der Rechtsprechung für den Fall berechtigter Abmahnungen wiederholt für zulässig erachtet (vgl. etwa OLG München MD 2009, 80, 86; OLG Hamburg GRUR-RR 2008, 370, 371; anders aber z.B. OLG Düsseldorf, Mitt. 2008, 561, 562;  LG Berlin, MMR 2008, 354 f.). Und zwar unabhängig von der Frage, ob die Einschaltung des Patentanwaltes neben dem Rechtsanwalt in der Sache überhaupt erforderlich war.


Begründet wurde die Erstattungsfähigkeit mit einer analogen Anwendung des § 140 Abs. 3 MarkenG. Nach dieser Bestimmung sind von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, die Gebühren nach § 13 RVG, also die üblichen Rechtsanwaltsgebühren und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts, zu erstatten. Zwar betrifft § 140 Abs. 3 MarkenG seinem Wortlaut nach allein Streitsachen und damit gerichtliche Auseinandersetzungen. Der Rechtsgedanke sollte jedoch auch für die außergerichtliche Tätigkeit Anwendung finden.

BGH: Erstattungspflicht nur bei Erforderlichkeit der Mitwirkung


Der BGH hat mit Entscheidung vom 24.2.2011 (I ZR 181/09) für mehr Klarheit gesorgt.
Hat danach an der Abmahnung wegen einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt mitgewirkt, kann die Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten danach nur verlangt werden, wenn die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Die Darlegungs- und Beweislast liegt dabei bei dem abmahnenden Rechteinhaber.

 

Nach dem Urteil des BGH ist die Voraussetzung der Erforderlichkeit regelmäßig nur dann erfüllt ist, wenn der Patentanwalt Aufgaben übernommen hat, die zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören. Beispielsweise zählt der BGH die Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage auf.

 

Der von der Rechtsprechung teilweise angenommenen analogen Anwendung des § 140 Abs. 3 MarkenG erteilte der BGH eine Absage. Nach Ansicht des BGH fehlt es bereits an der für eine analoge Anwendung erforderlichen Regelungslücke. Die Regelungen der §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB und § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG, aus denen sich der Erstattungsanspruch ergibt, stellen insoweit eine abschließende Regelung dar.

Der BGH sah keinen Grund dafür, die außergerichtlichen Patentanwaltskosten anders als die außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten ohne Prüfung ihrer Erforderlichkeit zu ersetzen. Denn auch die Einschaltung eines Rechtsanwalts muss erforderlich gewesen sein.
Ist ein Rechtsanwalt aber nach seinen kennzeichenrechtlichen Fähigkeiten allein dazu imstande, den Fall rechtlich zu beurteilen und den Verletzer abzumahnen, ist es nach Auffassung des BGH gerade nicht nötig, zusätzlich noch einen Patentanwalt einzuschalten. Etwas süffisant führt der BGH aus, ein Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht werde regelmäßig ohne Mitwirkung eines Patentanwalts dazu imstande sein, eine Abmahnung wegen einer Markenverletzung zu verfassen.

Denn bei Kennzeichenstreitsachen, so der BGH, gehe es nicht um naturwissenschaftliche oder technische Sachverhalte und die sich daraus ergebenden Rechtsfragen, die es regelmäßig nahelegen, neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt einzuschalten.

 

typisches Arbeitsgebiet?

 

Wann ein typisches Arbeitsgebiet eines Patentanwalts vorliegt, das zu einer Bejahung der Erforderlichkeit führen kann, definiert der BGH nicht. Lediglich beispielhaft zählt er Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage auf. Allerdings wird im Hinblick auf die weiteren Ausführungen des BGH nicht davon auszugehen sein, dass bereits der Blick in die verschiedenen Online-Register (z.B. WIPO, DPMA, HABM) zur Erforderlichkeit der Einschaltung führen wird. Denn auch zu dieser Art Tätigkeit ist ein Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht ohne Weiteres im Stande. Da der BGH aber nicht genauer bestimmt hat, was typische Arbeitsfelder eines Patentanwalts sind, wird sich der Streit zukünftig vermutlich auf diese Ebene verlagern.

 

Praxishinweis:
Wer eine markenrechtliche Abmahnung erhalten hat sollte daher nicht nur prüfen, ob der Vorwurf gerechtfertigt und die Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung fallangemessen formuliert ist. Es sollte auch darauf geachtet werden, dass die Gebührenberechnung unter Berücksichtigung der BGH-Rechtsprechung erfolgt.